의견제출통지서를 받았다고 해서 특허를 받을 수 없게 된 것은 아닙니다. 특허oa는 심사관이 거절이유를 먼저 알려 주고 출원인이 반론할 기회를 주는 절차이므로, 먼저 제출 기한을 확인하고 거절이유를 유형별로 나누어 보아야 합니다. 그다음 의견서와 보정서 가운데 무엇으로 대응할지 정하면 등록 가능성을 유지할 수 있습니다. 아래에서는 처음 통지서를 받은 연구원이 바로 따라 할 수 있도록 대응 순서와 판단 기준, 해외 출원에서 쓰는 영문 용어를 함께 정리했습니다.
특허oa란 무엇이고 어떤 통지서를 받게 되나요?
OA는 Office Action의 약자로, 특허청 심사 과정에서 심사관이 출원인에게 보내는 공식 통지를 뜻합니다. 국내 실무에서 특허oa라고 하면 대부분 거절이유가 적힌 의견제출통지서를 가리킵니다. 심사관은 거절이유를 발견하면 곧바로 거절결정을 하지 않고, 먼저 출원인에게 거절이유를 통지해 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 합니다.
통지서는 보통 거절이유가 있는 청구항, 적용 조항, 심사관이 인용한 선행기술 문헌, 제출 기한으로 이루어져 있습니다. 처음 받은 연구원은 내용 전체를 한 번에 이해하려고 하기보다 다음 네 가지를 먼저 표시해 두는 것이 좋습니다.
- 제출 기한: 통지서에 적힌 날짜이며, 대응 일정 전체의 기준이 됩니다.
- 거절이유 종류: 신규성, 진보성, 기재불비 등 어떤 요건이 문제인지 확인합니다.
- 대상 청구항: 모든 청구항이 거절된 것인지, 일부만 거절된 것인지 구분합니다.
- 최초 통지인지 최후 통지인지: 이에 따라 보정할 수 있는 범위가 달라집니다.
특허oa대응은 어떤 순서로 진행해야 하나요?
특허oa대응은 기술 검토와 법적 판단이 함께 필요한 작업입니다. 그래서 연구원과 대리인이 역할을 나누어 움직이는 편이 효율적입니다. 실무에서는 대체로 아래 순서를 따릅니다.
- 기한 확인과 연장 여부 판단: 검토할 시간이 부족해 보이면 기한이 지나기 전에 기간연장을 신청할 수 있는지 확인합니다. 기한을 넘기면 출원이 거절결정으로 이어질 수 있으므로 일정 관리를 가장 먼저 합니다.
- 인용문헌 정독: 심사관이 제시한 선행기술 문헌을 읽고, 본 발명과 같은 점과 다른 점을 구성요소 단위로 표에 정리합니다.
- 반론 가능성 평가: 심사관의 해석에 오류가 있으면 의견서만으로 다툴 수 있습니다. 차이가 충분하지 않으면 청구항을 보정해야 합니다.
- 보정 근거 확보: 청구항에 새로 넣을 구성이 최초 명세서나 도면에 실제로 적혀 있는지 문단 번호까지 확인합니다.
- 의견서·보정서 작성과 제출: 보정 내용과 그 근거, 인용발명과의 차이, 그 차이에서 생기는 효과를 논리적으로 서술해 함께 제출합니다.
- 사업 전략과 정합성 점검: 보정한 청구항이 자사 제품과 경쟁사 제품을 여전히 포괄하는지 확인합니다. 권리범위를 지나치게 좁히면 등록되더라도 실익이 줄어듭니다.
보정에는 분명한 한계가 있습니다. 특허청은 명세서나 도면을 보정할 때 출원 당시 최초 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위를 벗어나는 새로운 사항을 추가할 수 없다고 안내하고 있습니다. 실험 데이터나 실시예를 나중에 보충하려는 시도가 받아들여지지 않는 경우가 많으므로, 연구원은 원 명세서에 이미 적힌 내용 가운데 쓸 만한 근거를 찾는 데 집중해야 합니다.
거절이유 유형별로 무엇을 준비해야 하나요?
같은 특허oa라도 거절이유에 따라 준비할 자료와 대응 방식이 달라집니다. 아래 표는 자주 나오는 유형과 일반적인 대응 방향을 정리한 것입니다.
| 거절이유 유형 | 심사관의 판단 취지 | 주된 대응 방향 | 연구원이 준비할 자료 |
|---|---|---|---|
| 신규성 부족 | 인용문헌 하나에 청구항의 구성이 모두 나타나 있음 | 인용문헌에 없는 구성을 지적하거나 그 구성을 청구항에 추가 | 구성요소별 대비표 |
| 진보성 부족 | 여러 문헌을 결합하면 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있음 | 결합의 동기가 없거나 결합해도 같은 효과가 나오지 않는다는 점을 주장 | 효과 차이를 보여 주는 명세서 내 근거, 기술적 배경 설명 |
| 기재불비 | 청구항이 불명확하거나 상세한 설명에 뒷받침되지 않음 | 용어를 명확히 고치거나 뒷받침되는 범위로 청구항을 수정 | 용어 정의, 해당 문단 위치 |
| 산업상 이용 가능성 등 기타 | 발명의 성립성이나 실시 가능성에 의문이 있음 | 발명의 구체적 구성과 실시 방법을 설명 | 구현 방식과 적용 예에 대한 설명 |
진보성 거절은 실무에서 자주 나오는 거절이유 중 하나이며 다툼의 여지도 큽니다. 심사관이 문헌을 결합한 논리를 단계별로 나누어 보고, 어느 단계가 사후적 판단에 기대고 있는지 찾아내는 것이 핵심입니다. 이때 연구 현장에서 실제로 겪은 기술적 어려움을 설명해 주면 대리인이 논리를 세우는 데 큰 도움이 됩니다.
특허등록영어로 어떻게 표현하고 해외 OA와 무엇이 다른가요?
해외 출원을 함께 진행하는 연구원은 현지 대리인과 주고받는 문서에서 영문 용어를 정확히 써야 합니다. 특허등록을 영어로 옮길 때는 문맥에 따라 Patent Grant, Registration, Issued Patent 등을 쓰며, 국가와 절차 단계마다 쓰는 표현이 다릅니다.
| 국내 용어 | 일반적인 영문 표현 | 사용 시 유의점 |
|---|---|---|
| 특허출원 | Patent Application | 출원번호는 Application No.로 표기합니다. |
| 의견제출통지서 | Notice of Preliminary Rejection / Office Action | 국내 통지서를 번역할 때는 앞의 표현을 주로 씁니다. |
| 의견서 / 보정서 | Written Argument (Response) / Amendment | 미국에서는 두 문서를 하나의 Response로 함께 내는 경우가 많습니다. |
| 특허결정 | Decision to Grant a Patent / Notice of Allowance | Notice of Allowance는 미국 절차에서 쓰는 용어입니다. |
| 특허등록 / 등록번호 | Patent Grant (Registration) / Patent No. | 등록된 특허를 가리킬 때는 Issued Patent 또는 Granted Patent라고 씁니다. |
| 거절결정 | Decision of Rejection / Final Rejection | 미국의 Final Office Action은 거절결정과 성격이 달라 1:1로 대응하지 않습니다. |
미국특허상표청은 Office Action에 대한 응답 기간을 법정 최대 6개월로 정하고 있습니다. 미국 절차에서는 Office Action을 Non-Final과 Final로 구분하기도 하며, 국내 절차와 기한 계산 방식이 다르므로 각 국가의 기한을 따로 관리해야 합니다.
국제출원을 활용하는 경우도 있습니다. 세계지식재산기구가 운영하는 PCT 제도에서는 국제조사기관이 국제조사보고서와 견해서를 작성합니다. 견해서는 발명이 특허요건을 충족하는지에 대한 예비적이고 구속력 없는 의견으로, 각국 심사 결과를 가늠하는 참고 자료가 됩니다. 견해서에서 지적된 선행기술을 국내 단계 진입 전에 검토해 두면, 여러 나라에서 비슷한 OA가 반복될 때 대응 논리를 일관되게 유지할 수 있습니다.
대응 후에도 거절되면 어떤 선택지가 있나요?
의견서와 보정서를 냈는데도 거절이유가 해소되지 않으면 최후거절이유통지가 오거나 거절결정이 내려질 수 있습니다. 최후거절이유통지를 받으면 청구범위를 줄이거나 잘못 쓴 기재를 바로잡는 등 제한된 범위에서만 보정할 수 있으므로, 최초 대응 단계에서 보정 전략을 충분히 세워 두는 것이 중요합니다.
거절결정을 받은 뒤에는 보정과 함께 다시 심사를 받는 재심사청구를 검토할 수 있습니다. 심사관의 판단에 동의할 수 없다면 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하는 방법도 있습니다. 두 절차 모두 법정 기간 안에 청구해야 합니다. 또한 출원이 특허청에 계속 중일 때에는 분할출원을 해서 거절되지 않은 청구항이나 다른 실시예를 별도 권리로 확보하는 방안도 함께 따져 볼 수 있습니다.
- 재심사청구: 보정으로 거절이유를 해소할 수 있다고 판단될 때 검토합니다.
- 거절결정불복심판: 심사관의 법리 해석이나 사실 인정에 다툼의 여지가 있을 때 검토합니다.
- 분할출원: 일부 청구항이라도 빨리 등록받거나 권리를 여러 건으로 나눌 필요가 있을 때 검토합니다.
어떤 선택지가 적절한지는 발명의 사업적 가치, 경쟁사 동향, 남은 기한, 비용에 따라 달라집니다. 이 글은 일반적인 절차 정보이므로, 구체적인 사안은 변리사와 상담한 뒤 결정하기를 권합니다.
자주 묻는 질문
의견제출통지서를 받으면 모든 청구항이 거절된 것입니까?
반드시 그렇지는 않습니다. 통지서에는 거절이유가 있는 청구항과 거절이유를 발견하지 못한 청구항이 구분되어 적혀 있는 경우가 많습니다. 등록할 수 있는 청구항이 있으면 이를 기준으로 보정 전략을 세울 수 있습니다.
특허oa대응을 할 때 반드시 보정서를 내야 하나요?
심사관의 판단에 명백한 오류가 있으면 보정 없이 의견서만으로 반론할 수 있습니다. 다만 인용발명과의 차이가 충분하지 않으면 보정과 의견서를 함께 내는 것이 일반적입니다. 보정은 최초 명세서에 적힌 범위 안에서만 할 수 있습니다.
특허등록을 영어로 쓸 때 Registration과 Grant 중 무엇을 써야 하나요?
두 표현 모두 쓰이지만, 특허에는 Patent Grant나 Granted Patent가 더 널리 쓰입니다. Registration은 상표나 디자인에서 자주 쓰는 표현입니다. 해외 제출 문서에는 해당 국가 특허청이 공식적으로 쓰는 용어를 확인해 그대로 따르는 것이 안전합니다.